Расторжение лицензионного договора
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Расторжение лицензионного договора». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Согласно нормам российского законодательства, досрочное расторжение лицензии по инициативе правообладателя в досудебном порядке возможно только в одном случае: если лицензиат нарушает свои обязательства по выплате вознаграждения за пользование интеллектуальной собственностью. Данная норма закреплена в п.4 ст. 1237 ГК РФ. Лицензиар вправе также потребовать возмещение убытков от лицензиата, которые связаны с прекращением обязательств.
Когда может потребоваться расторжение лицензии?
Вопрос о прекращении сотрудничества может возникнуть в следующих случаях:
- Со стороны правообладателя:
- Нарушение лицензиатом условий договора. Особенно часто это происходит тогда, когда лицензиару сложно осуществлять эффективный надзор за деятельностью лицензиата. Это может проявляться в превышении полномочий, использовании интеллектуальной собственности на более широкой территории, чем указано в тексте соглашения, а также в незаконной передаче прав третьим лицам.
- Занижение отчетных данных об использовании интеллектуальной собственности, которые лицензиат должен предоставлять на основании требований ст. 1237 ГК РФ. Во многих случаях лицензиар не может получить доступ к реальной информации, особенно при распространении продукта в сети Интернет, что часто приводит к злоупотреблениям.
- Отсутствие выплат по вознаграждению или несоблюдение их сроков.
- Со стороны лицензиата:
- Получение прибыли от использования интеллектуальной собственности, размер которой значительно ниже ожидаемой. Бесперспективность сотрудничества может заключается в том, что роялти приближается к размерам общего дохода. При перечислении фиксированных платежей может возникнуть ситуация отрицательного баланса.
- Препятствия со стороны лицензиара в передаче всех необходимых сведений, которые необходимы для полноценного осуществления права использования. Например, лицензиар не предоставил все технические документы на изобретение, в результате чего лицензиат не может приступить к выпуску данной продукции или не может выполнить условия по ее качественному изготовлению.
Досудебное одностороннее расторжение
Неуплата может быть как в полном объеме, так и частичной, либо выражаться в ее просрочке, вне зависимости от ее продолжительности. Отказ является состоявшимся, если лицензиат не выплатил долг в течение 30 дней после получения уведомления от лицензиара о расторжении договора (п.4 ст.1237 ГК РФ). Последний может обратиться в суд для возмещения убытков в виде неустойки. Необходимо учитывать, что после 3 лет с того момента, когда правообладатель узнал о данном нарушении, истекает общий срок исковой давности, поэтому иск может быть отклонен.
Одностороннее расторжение со стороны лицензиата предусмотрено только в одном случае – если предметом лицензионного договора является секрет производства (ноу-хау) и в его тексте не указан срок действия соглашения (п.2 ст. 1469 ГК РФ). Такое же право имеется и у лицензиара. При этом одна из сторон обязана уведомить об этому другую не менее, чем за 6 месяцев (если в договоре не указано иное).
Налогообложение лицензионного договора
В соответствии с Налоговым кодексом РФ реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности и прав их использования на основании лицензии не подлежит налогообложению НДС.
Вместе с тем, если заключается смешанный договор, предметом которого является не только результат интеллектуального труда, тогда льготный налоговый режим не применяется.
Также стоит иметь в виду, что налоговое законодательство рассматривает роялти как объект налогообложения. Это означает, что в случае если стороной в договоре является физическое лицо, то организация-лицензиат возлагает на себя функцию налогового агента. Вознаграждение лицензиар-физическое лицо получит с учетом вычета в размере 13% от суммы дохода.
Форма лицензионного договора
Пункт 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Согласно статье 1286 Гражданского Кодекса РФ есть исключения из этого правила. Например:
§ лицензионный договор может быть заключен в устной форме, если предметом соглашения является право на использование произведения в периодическом печатном издании;
§ путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.
Обязательно требуется регистрация лицензионного договора на товарный знак, средства идентификации (индивидуализации), изобретения, иные патентуемые объекты.
Что касается договоров о передаче прав автора, то их регистрировать не нужно.
При обязательности процедуры ее отсутствие повлечет недействительность всей сделки. Производится регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Для ее осуществления нужно подать соответствующее заявление. Обратиться за регистрацией может одна или обе стороны сделки, а также их представители. Сама процедура обычно занимает несколько месяцев.
В каких случаях чаще всего расторгается лицензия?
Расторжение лицензионного договора на использование товарного знака чаще всего производится в следующих случаях:
- Несоблюдение условий по выплате вознаграждения (роялти) за использование торговой марки или отсутствие отчетов от лицензиата, что вызывает сомнение в правильности отчислений денежных средств. В отчетах лицензиат должен предоставлять информацию по выпуску и реализации продукции с данным о торговом знаке, а также указывать цену и сведения о юридических лицах, приобретающих такую продукцию.
- Несоблюдение требований качества со стороны лицензиата, что подрывает репутацию бренда, принадлежащего его правообладателю (лицензиару). Эти требования, согласно статье 1489 Гражданского кодекса РФ, устанавливает владелец торговой марки. Он также вправе осуществлять контроль за соблюдением качества.
- Превышение прав, предоставленных по лицензионному договору лицензиату, например, продажа продукции на другой территории, не указанной в соглашении.
- Злоупотребления со стороны лицензиара – он может инициировать расторжение исключительной лицензии, при которой права предоставляются только одному лицензиату, если к нему обратилось другое лицо с более выгодным коммерческим предложением по знаку обслуживания.
- Не исключен также такой вариант, когда бизнес у лицензиата развивается не так хорошо, как он планировал, и затраты на выплаты за использование торговой марки становятся больше, чем доходы от коммерческой деятельности.
Что нужно проверить лицензиару при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования произведения
При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).
Лицензиар заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиат таким правом не обладал.
По умолчанию правом на односторонний отказ обладает только лицензиар. Однако он может заявить об отказе лишь в случае, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). При таком нарушении договор прекратит действие, если будут выполняться следующие условия:
- пройдет 30 дней после того, как лицензиат получит уведомление об одностороннем отказе;
- в течение этих 30 дней лицензиат не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.
Кроме этого, закон предусматривает дополнительные основания для одностороннего отказа со стороны лицензиара в случае, если стороны заключают издательский лицензионный договор. Лицензиар по такому договору получит право на односторонний отказ, если лицензиат не начнет использовать произведение в срок, установленный в договоре (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).
В то же время закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа (п. , ст. 310, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).
Оптимальный вариант — включить в договор условие, по которому лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиат правом на односторонний отказ не обладает.
Вместе с тем, нужно понимать, что такое условие не будет соответствовать интересам лицензиата, и тот, вероятнее всего, постарается настоять на другой формулировке. В этом случае лицензиару стоит попытаться сохранить за собой право на односторонний отказ, но при этом конкретизировать, при каких ситуациях такой отказ возможен (т. е. заменить безусловное право на отказ условным). Имеет смысл указать как можно больше оснований для одностороннего отказа по инициативе лицензиара (например, в связи с тем, что лицензиат не представил отчет). Если хотя бы одно из таких оснований возникнет в ходе исполнения договора, лицензиар получит возможность самостоятельно выбрать дальнейший алгоритм действий: либо продолжить исполнять договор (несмотря на наступившее негативное обстоятельство), либо отказаться от исполнения без обращения в суд.
Пример формулировки условия об одностороннем отказе лицензиара от исполнения лицензионного договора
«Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в каждом из следующих случаев:
- Лицензиат нарушил срок выплаты вознаграждения, установленный в пункте 3.1 настоящего договора;
- Лицензиат не представил отчет в соответствии с правилами пункта 4.2 настоящего договора».
В то же время нужно проследить за тем, чтобы договор предусматривал как можно меньше оснований для отказа по инициативе лицензиата и тем более не содержал положения о безусловном отказе с его стороны.
Помимо этого не будет лишним:
- установить срок, за который лицензиат должен предупредить лицензиара об одностороннем отказе;
- согласовать форму такого предупреждения.
Пример формулировки условия о сроке и форме уведомления об одностороннем отказе лицензиата от исполнения лицензионного договора
«Лицензиат, решивший воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения настоящего договора (п. 5.3 договора), должен уведомить Лицензиара о таком отказе не позднее чем за 30 дней до того момента, как договор прекратит действие, посредством направления по почте в адрес Лицензиара ценного письма с уведомлением о вручении и описью вложения».
В договоре имеет смысл предусмотреть плату за односторонний отказ лицензиата.
Закон позволяет это сделать, если стороны заключают договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В такой ситуации в договоре разрешено установить конкретную денежную сумму, которую лицензиат будет должен выплатить лицензиару при одностороннем отказе.
Пример формулировки условия о плате за односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора
«В случае прекращения действия настоящего договора по причине одностороннего отказа от его исполнения со стороны Лицензиата последний обязуется перечислить Лицензиару плату за такой отказ в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. Указанная сумма выплачивается Лицензиатом не позднее 7 (семи) дней с момента расторжения договора».
При наличии такого условия лицензиату, намеренному заявить об одностороннем отказе, придется сначала проанализировать, что ему будет выгоднее:
- выйти из договорных отношений, перечислив лицензиару установленную плату за односторонний отказ;
- продолжить исполнять договор, сэкономив деньги на внесение такой платы.
Не исключено, что лицензиат выберет второй вариант. В итоге отношения сторон будут сохранены и лицензиар сможет получить ожидаемый результат по договору. А если лицензиат все-таки заявит об отказе, выплаченная им сумма станет своего рода компенсацией за прекращение договора.
Вместе с тем, при включении в договор условия о плате за отказ нужно проверить, чтобы такая плата была предусмотрена только для лицензиата. В противном случае (т. е. если условие будет р��спространяться на обе стороны) лицензиару стоит решить, насколько такое положение будет оправданным.
Основания и ситуации когда требуется расторжение договора по лицензии
Договорные соглашения по лицензиям перестают действовать в случаях, когда заканчивается срок действия договора или регистрации объекта договора. В период действия договора могут возникать ситуации, требующие досрочного расторжения заключенных соглашений.
Общие положения процедуры досрочного расторжения лицензионных соглашений определяются нормами, изложенными в гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора». Добиться прекращения действия лицензионных договоров можно на основании положений, прописанных в самом договоре, или по решению суда.
Общими основаниями для расторжения договоров являются следующие причины:
- соглашение сторон (п.1 ст.450 ГК РФ)
- существенные нарушения пунктов договора (п.2 ст.450 ГК РФ)
- отказ от исполнения обязательств по договору (п.3 ст.450, п.4 ст.1237 ГК РФ)
- возникновение существенных изменений обстоятельств сделки (ст.451 ГК РФ)
Классифицирование оснований для расторжения лицензионных договоренностей необходимо для выбора порядка проведения процедуры расторжения и правильного оформления всех документов.
Сублицензионный договор
Сублицензионный договор (см. также Лицензионный договор) — средство «распоряжения исключительным правом»; гражданско-правовой договор, по которому «одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных образцом лицензионного договора пределах.». Но, в отличие от сублицензионного договора, в лицензионном договоре лицензиаром выступает непосредственно правообладатель лицензируемого объекта, а в сублицензионном договоре — лицо, ранее получившее право на использование такого объекта по лицензионному договору.
То есть, если вы желаете использовать определенное изображение или слоган, вы должны закрепить это право за собой юридически, то есть получить права авторской собственности. Такой порядок необходим для того, чтобы не было путаницы, и ни один другой производитель не мог воспользоваться вашим знаком. Зарегистрировав свой торговый знак, владелец тем самым защищает себя и свои авторские права от возможных нарушений их другим лицом. Еще раз напоминаем, что никто не имеет права на применение товарного знака, принадлежащий другому предпринимателю без его согласия на это. Товарные знаки продают, но данная сделка обладает своими специфическими особенностями. Отчуждают лишь возможность его использования на возмездной основе. Такой лицензионный договор на товарный знак тоже проходит регистрацию. Обо всех нюансах заключения такого договора на применение товарного знака будет рассказано в этой статье.
Как лицензиату сформулировать условие об одностороннем отказе от договора
Оптимальный вариант — включить в договор условие, по которому лицензиат вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиар правом на односторонний отказ не обладает (кроме случаев, когда отказ прямо предусмотрен в законе).
Вместе с тем, нужно понимать, что такое условие не будет соответствовать интересам лицензиара и тот, вероятнее всего, постарается настоять на другой формулировке. В этом случае лицензиату стоит попытаться сохранить за собой право на односторонний отказ, но при этом конкретизировать, при каких ситуациях такой отказ возможен (т. е. заменить безусловное право на отказ условным). Имеет смысл указать как можно больше оснований для одностороннего отказа по инициативе лицензиата (например, в связи с тем, что лицензиар вовремя не передал материальный носитель с экземпляром произведения).
Если хотя бы одно из таких оснований возникнет в ходе исполнения договора, лицензиат получит возможность самостоятельно выбрать дальнейший алгоритм действий: либо продолжить исполнять договор (несмотря на наступившее негативное обстоятельство), либо отказаться от исполнения без обращения в суд. Причем если лицензиат выберет второй вариант, ему может удаться взыскать с лицензиара сумму уплаченного аванса (при условии, если лицензиар не предоставил встречного исполнения).
В то же время нужно проследить за тем, чтобы договор предусматривал как можно меньше оснований для отказа по инициативе лицензиара и тем более не содержал положения о безусловном отказе с его стороны. Если хотя бы одно из предусмотренных оснований наступит и лицензиар воспользуется правом на отказ, лицензиат не сможет добиться того, чтобы суд признал такой отказ незаконным.
В договоре имеет смысл предусмотреть плату за односторонний отказ лицензиара.
Закон позволяет это сделать, если стороны заключают договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В такой ситуации в договоре разрешено установить конкретную денежную сумму, которую лицензиар будет должен выплатить лицензиату при одностороннем отказе.
В соответствии с п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.
Лицензионный договор заключается в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Объекты лицензионного договора
К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, относятся:
-
литературные, художественные и научные труды;
-
сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;
-
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
-
изобретения;
-
промышленные образцы;
-
географические названия;
-
сорта растений и породы животных;
-
микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др.
Прекращение лицензионного договора
Основания и порядок расторжения лицензионных договоров определяются общими положениями об изменении и расторжении договоров. Так, лицензионный договор может быть изменён или расторгнут в следующих случаях:
- 1) по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ) — в той же форме, что и сам договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ);
- 2) по требованию одной из сторон — по решению суда в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ): 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.
- 3) в случае одностороннего отказа — когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон (п. Зет.450 ГК РФ).
Условия заключения сублицензионного договора
Сублицензионный договор – это гражданско-правовой договор, по которому лицензиат передает право на использование результата интеллектуальной деятельности, полученное им по лицензионному договору, третьим лицам.
Разрешение лицензиата третьим лицам использовать объект интеллектуальной собственности оформляется в виде сублицензионного договора. К сублицензионному договору применяются все правила, которым подчиняется лицензионный договор. Однако сублицензионный договор отграничен в сроках действия и географии не только объемом прав правообладателя, но и объемом прав лицензиата.
Возможность заключения сублицензионного договора обязательно должна быть предусмотрена в лицензионном договоре. В случае, если такое условие в договоре не оговорено, необходимо получить письменное согласие правообладателя-лицензиара.
Напоминаем, что лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата, если в соглашении не предусмотрено иное.
Лицензия на программное обеспечение: срок действия
По общему правилу, изложенному в п. 4 ст. 1235 ГК РФ, срок действия лицензии ограничен сроком действия права на программное обеспечение. Таким образом, предоставление бессрочной лицензии хоть и не влечет недействительность договора, но является некорректным.
Если же пункт, регулирующий срок предоставления права на использование ПО, в договоре отсутствует, контракт считается заключенным на 5 лет (ч. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ) при условии, что исключительное право лицензиара на программу не прекратится раньше, поскольку в такой ситуации одновременно прекращается и действие договора.
Составление лицензионного договора на ПО в силу его специфики требует не только точного следования нормам ГК, но и наличия определенных практических навыков. Иначе велика вероятность упустить множество нюансов, значимость которых может проявиться уже в период действия лицензии. Во избежание подобных последствий рекомендуется использовать уже готовую форму договора.
Скачать образец лицензионного договора на ПО можно по ссылке: Образец лицензионного договора на ПО.
Комментарий к Ст. 1235 ГК РФ
1. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности является одной из двух форм распоряжения результатом интеллектуальной деятельности (вторая форма — это отчуждение права). В законе закреплена презумпция того, что договор по распоряжению исключительным правом является лицензионным, если только стороны прямо не оговорили, что право отчуждается в полном объеме (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).
Наука.
Лицензионный договор правопреемства не порождает, а является основанием предоставления некоторых обязательственных прав для одной стороны (лицензиата) и некоторых обязательственных ограничений абсолютных прав для другой стороны (лицензиара).
Это предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности, иначе говоря, разрешение использовать, осуществляемое в виде выдачи лицензии, когда весь объем прав, остающийся за рамками лицензии, сохраняется у правообладателя-лицензиара.
В.А.Дозорцев
2. Лицензионный договор всегда является двусторонне обязывающим (лицензиар обязуется предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности, а лицензиат обязуется прекратить использование результата по окончании срока действия договора). Чаще всего этот договор является возмездным и консенсуальным.
Реальным (если стороны не оговорили консенсуальность) может быть безвозмездный лицензионный договор, не подлежащий государственной регистрации.
3. Существенными условиями договора являются его предмет — конкретный результат интеллектуальной деятельности — и способ использования результата (см. п. 6 комментируемой статьи). Если договор возмездный, то существенным условием становится размер вознаграждения (см. ч. 2 п. 5 комментируемой статьи).